Les interactions entre l’action en
contrefaçon et l’action en concurrence déloyale « Le cas de la marque »
Youssef EL HAMDAOUY
Doctorant en droit privé, Laboratoire des études juridiques et sociales
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Université Mohamed
premier Oujda
Interactions between the action for
infringement and the action for unfair competition “The case of the trademark”
Youssef EL HAMDAOUY
Résumé :
Aujourd’hui, une ‘’Marque’’ est souvent comprise comme
un instrument de protection, de ralliement de la clientèle et de lutte contre
la concurrence, Par ailleurs, une Marque, comme propriété d’une entreprise,
doit être protégée. Et c’est essentiellement à travers deux actions distinctes
que la protection du droit d’une Marque est assurée.
La première est l’action en contrefaçon qui vise à
sanctionner l’atteinte au droit de la propriété intellectuelle, tandis que La
seconde est l’action en concurrence déloyale. Cette action a pour finalité de
réprimer un agissement fautif, commis par un professionnel
Les deux actions puisent leur source dans diverses
origines et mais peuvent, en pratique, intervenir dans des domaines voisins par
nature et y produire des effets comparables.
En effet, l’action en concurrence déloyale joue un
rôle complémentaire, dans ce cas-là les deux actions sont rigoureusement
indépendantes, le succès ou l’échec de l’une n’a aucune incidence sur le sort
de l’autre, à condition d'être fondée sur une faute dommageable qui ne tombe
pas déjà sous la qualification de contrefaçon. Toutefois, cette faute peut
procéder du même fait matériel que la contrefaçon, envisagé sous un autre angle
Ainsi, l’action en concurrence déloyale tient un rôle
subsidiaire, lorsqu’elle intervient au lieu et à la place de l’action en
contrefaçon - si les conditions exigées pour la mise en œuvre de cette dernière
font défaut.
Introduction
Le contexte actuel de la concurrence mondialisée
invite toute entreprise à mieux protéger les composantes de son identité (savoir-faire,
réputation, l’image, clients …). Cette protection peut être réalisée qu’à
travers un cadre juridique adéquat à savoir le droit de la propriété
intellectuelle. En tant que propriété intellectuelle, la propriété industrielle
est donc une propriété incorporelle. Elle permet à son titulaire d’exploiter en
exclusivité certains biens immatériels créés par l’esprit, mais aussi
d’interdire leur usage ou leur exploitation par autrui et de se défendre contre
les usages ou les exploitations non autorisés[1].
Le droit de la propriété industrielle vise à
régulariser le jeu de la concurrence économique et à promouvoir le progrès
technique. Cet objectif est réalisé par la reconnaissance à certaines personnes
de droits exclusifs (Droits de propriété industrielle), assurant à leur
titulaire une position protégée face aux concurrents[2]
.Généralement, la propriété industrielle peut être considérée comme étant une
branche de la propriété intellectuelle, elle doit être appréhendée plus
strictement. Elle n’a trait que créations industrielles (Brevet, Dessins et
Modèles…) et aux signes distinctifs (Marques et indications géographique)[3].
Dans le présent sujet, on va se contenter que sur la
Marque. Ce moyen de concurrence qui a fait couler beaucoup d’encre en vue de
l’importance qu’il impose. La marque présente de nos jours l’un des aspects
divers dont il est difficile de tenir compte dans une même définition. C’est
ainsi qu’elle a fait l’objet de plusieurs définitions doctrinales dont
certaines soulignent son aspect juridique[4]
, d’autres son rôle économique.
Le doyen ROUBIER définit la Marque comme : « Le
signe distinctif apposé sur les produits et destiné à garantir au public la
provenance de ceux- ci ». De point de vue juridique, elle représente un signe
matériel, qui accompagne un produit ou un service ou est apposé sur lui. Elle
constitue aujourd'hui le support essentiel de la publicité. Elle a été définie
comme étant : « Un signe distinctif dont l’usage est réservé par la loi à une
personne pour la désignation dans le commerce des produits ou services visés
dans l’enregistrement » [5].
An niveau de la législation Marocaine, l’Article 133
de la loi 23-13relative à la propriété industrielle l’a définie comme suit : «
La Marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de
représentation servant à distinguer les produits ou services d’une personne
physique ou morale ».
La Marque est souvent comprise comme un instrument
de protection, de ralliement de la clientèle et de lutte contre la concurrence.
Valeur incorporelle essentielle de l’entreprise. Celle-ci utilisable tout
autant dans un but de distinction des produits et services que comme vecteur de
message à destination d’un public ciblé. Cependant La Marque peut faire l’objet
de diverses atteintes. Les plus graves lèsent la Marque dans sa fonction
distinctive en créant une confusion dans l’esprit du public.
Le titulaire d’une Marque déposée se trouve
confronté à des situations de contrefaçon surtout si son produit a pu acquérir
une certaine notoriété. Ce concept de contrefaçon couvre des réalités diverses
qui vont de la reproduction servile ou de l’imitation d’une Marque protégée à
la reproduction de l’aspect du produit revêtu ou non de la Marque.
La contrefaçon peut être considérée comme un moyen
qui tue la créativité, atteint des proportions alarmantes depuis des années ce
qui a poussé le législateur de mettre en place un arsenal juridique qui tend à
sanctionner les contrefacteurs, à travers des sanctions civiles et pénales
auxquelles pourraient donner lieu une action en contrefaçon. Mais cela ne
signifie pas qu’en l’absence du Droit privatif, existerait une liberté absolue
de reproduction. L’utilisation d’un signe reste dans tous les cas soumis à des
règles de loyauté commerciale dont la violation peut fonder une action en
concurrence déloyale.
Pour protéger ces Droits, le propriétaire d’une
marque dispose des moyens procéduraux lui permettant de se protéger contre les
contrefacteurs. Ces moyens ne sont que les actions prévues par la loi 17-97[6]
, il s’agit entre autres de l’action en contrefaçon et de l’action en
concurrence déloyale sur lesquelles se base notre étude, s’sachant que la loi
prévoit d’autres actions.
L’action en contrefaçon trouve sa cause dans
l’atteinte à un droit subjectif, protégé par la loi 17-97 relative à la
propriété industrielle telle que modifiée et complétée par les lois 23-13 et
31-05. La contrefaçon est constituée par la seule atteinte au droit privatif et
le demandeur « peut se contenter d’apporter la preuve de l’existence et du
caractère opposable de son droit, et de l’empiétement par le défendeur sur son
domaine réservé ».
Quand on parle de l’action en contrefaçon, on pense
à la création d’une action spéciale. Or, cette dernière, sanctionnant
l’atteinte à un Droit de propriété intellectuelle, suscite l’interrogation tant
elle semble présenter de multiples facettes. Facettes pénale et civile,
d’abord, puisque la contrefaçon est un délit pénal, et, dans tous les cas, un
délit civil. Et cette facette civile, ensuite, présente elle-même de multiples
aspects présentant tour à tour les traits d’une action en responsabilité
civile, d’une action civile répressive ou d’une action en revendication.
Cependant, l’action en contrefaçon, est une action
spécifique permettant de sauvegarder les droits des titulaires en réprimant
tout acte de tromperie qui risque d’induire le consommateur en erreur. Ainsi,
l’action en contrefaçon ne saurait être confondue avec l’action en concurrence
déloyale qui vise à réprimer un agissement fautif, commis par un professionnel
dans le cadre de l’exercice de ses activités dans un but de détourner à son
profit, la clientèle du concurrent.
En effet, l’action en concurrence déloyale repose au
Maroc sur les dispositions des Articles 184 et 185 de la 17/97. Cette action,
tendant à faire cesser tout acte prêtant à confusion en altérant le choix du
consommateur, est soumise aux conditions classiques de l’action en
responsabilité civile délictuelle à savoir : la faute, le préjudice et le lien
de causalité.
Nous voyons que ce sujet est très important, c’est
un carrefour d’intérêts d’ordre juridique, jurisprudentiel et économique.
En général, la marque a été toujours le centre des
débats des praticiens et des auteurs, vu l’importance cruciale qu’elle tient.
Elle constitue dans la majorité des cas, le bien le plus important d’une
entreprise. Celle-ci joue un rôle fondamental dans la vie économique. En tant
qu’outil servant à distinguer les produits ou services d’une personne de ceux
de ces concurrents.
Notre article présente un double intérêt tant tôt
théorique tant tôt pratique :
Sur le plan théorique : Cet article va constituer un
surplus généralement dans la matière du droit de la propriété industrielle et
spécialement dans le domaine de la marque. Ce domaine connait toujours une
évolution. A travers ce sujet, nous avons essayé de rassembler le maximum
d’information et de nouveauté tant sur le plan national qu’international, ce
qui nous permettra de mieux cerner les interactions entre les deux actions au
niveau de la loi Marocaine et la loi Française.
Sur le plan pratique : nous remarquons que les
marchés économiques nationaux et internationaux souffrent de phénomène de
contrefaçon, ce qui explique le nombre important des actions portées devant les
tribunaux de commerce. En effet, l’existence d’une dualité de protection, est
un gage de force de la protection légale. Elle participe de la volonté de
contrecarrer toutes formes possibles d’atteintes aux droits de la marque.
Cependant, on va délimiter et déterminer à travers ce sujet, le champ de chaque
action car plus leurs champs sont nettement délimités, plus la protection est
renforcée.
Certes, l’action en contrefaçon et l’action en
concurrence déloyale présentent des différences fondamentales relevées tant par
la doctrine que par la jurisprudence. Ces deux actions ne procèdent pas des
mêmes causes et ne tendent pas vers les mêmes buts. Alors, que l’action en
contrefaçon trouve son fondement dans la violation d’un droit privatif portant
sur un bien incorporel, l’action en concurrence déloyale en revanche, repose
sur une faute. Ainsi, l’action en contrefaçon est une action spéciale basée sur
un droit privatif tandis que l’action en concurrence déloyale constitue
l’application ordinaire des règles de la responsabilité civile délictuelle.
Mais, ces actions peuvent se cumuler, sous réserve
que l’action en concurrence déloyale repose sur des faits distincts de ceux
invoqués pour l’action en contrefaçon. Elles entretiennent des rapports ayant
pour finalité une meilleure protection d’une Marque.
Ce cumul pourrait naitre une confusion entre les
faits réprimés par chacune des deux actions. Et elle se matérialise davantage à
l’occasion de la détermination de la juridiction compétente. En effet, pour
trancher un litige né à l’occasion d’un acte de contrefaçon ou d’un acte de
concurrence déloyale, la loi 17-97 a prévu la compétence exclusive des
juridictions de commerce. Par conséquent, on constate qu’il existe désormais
une dualité de protection.
D’après une lecture de la jurisprudence marocaine,
nous avons constaté que les deux actions sont certes se distinguent du point de
vue théorique, mais elles ne le sont pas nettement dans notre pratique. Afin de
résoudre cette apparente contradiction, la problématique s’articulera autour de
la question suivante :
Peut- on choisir l’action en concurrence déloyale
pour suppléer l’action spéciale en contrefaçon ? Et comment les deux actions se
complètent ?
Ces questions constituent l’essentiel de la
problématique des interactions entre l’action en contrefaçon et l’action en
concurrence déloyale de la Marque.
Les développements suivants visent à présenter
synthétiquement les interactions entre l’action en contrefaçon et l’action en
concurrence déloyale, qui seront consacrés successivement à la complémentarité
entre les deux actions (1), puis à la substitution de l’action en concurrence
déloyale à l’action en contrefaçon. (2).
1 : la protection complémentaire
légitime
L’action en concurrence déloyale n’est pas
considérée comme une action propre au droit des marques en particulier ; elle
peut être accueillie en cas de reproduction ou d’imitation d’un élément
intérieur(A) ou extérieur au produit marqué(B).
A : La reproduction d’un
élément intérieur au produit marqué
En cas d’une reproduction d’un élément intérieur au
produit marqué, l’action en concurrence déloyale suppose la création d’une
confusion dans l’esprit des clients entre les produits des deux concurrents[7]que
ça soit en l’absence de contrefaçon - Marque nulle ou non imitée - ou le risque
de confusion en présence de contrefaçon, par la reproduction d’un élément
distinctif d’un tel produit marqué, non compris par le dépôt de la Marque.
Il a ainsi été jugé qu’il : « Ne peut y avoir risque
de confusion dans l’esprit de la clientèle. Cette dernière n’étant pas liée par
la forme du dépliant plus qu’elle ne l’est par son contenu publicitaire et dès
lors que le dépliant de la défenderesse présente des offres différentes de
celles que contient celui de la demanderesse, aucun acte de concurrence
déloyale ne peut lui être reproché... »[8].
A cet égard, la recherche de la confusion dans
l’esprit des acheteurs, constitutive d’actes de concurrence déloyale, doit
résulter d’actes distincts de ceux consistant dans la reproduction de l’objet
protégé lui-même.
Les juges exigent un acte matériellement distinct
tel que la présentation commerciale (a), la forme même du produit frappé de la
marque (b).
a : la présentation
commerciale
Plusieurs éléments contribuent à identifier un
produit marqué, il s’agit de l’étiquette, le dessin, le graphisme ou le
conditionnement et la stylique. Certes, ces éléments peuvent en quelque sorte
être considéré comme une Marque d’usage et chacun de ces éléments à un rôle
marketing fondamental, mais la cohérence entre ces attributs va dynamiser la
réussite du produit.
En cas d’un double emploi par un concurrent d’un
élément non déposé de la présentation commerciale d’un produit marqué, l’action
en concurrence déloyale ne peut être déclarée bien fondée que si le demandeur
parvient à rapporter la preuve, d’une part, de l’existence d’un risque de
confusion entre les produits ou sur leur origine, et d’autre part, de sa
priorité d’exploitation de l’élément copié dans le commerce.
Dans ce sens, la cour de cassation française avait
estimé dans un Arrêt rendu le 9 Avril 2015 que : « La commercialisation par un
tiers de la copie servile d’un produit susceptible de créer un risque de
confusion dans l’esprit de la clientèle constitue bien un acte de concurrence
déloyale… »[9].Ainsi
en tant que signe distinctif et porteur des valeurs économiques et financières,
l’existence d’un danger de confusion dans l’esprit des clients implique,
premièrement que la présentation commerciale ou un de ses éléments reproduit ou
imité soit doté d’un caractère suffisamment arbitraire à l’égard du produit
qu’il couvre au niveau de leur origine ou sur leur provenance.
Deuxièmement, la confusion à redouter n’existe que
si le demandeur et le défendeur à l’action en concurrence déloyale utilisent
vraiment et à titre personnel la présentation distinctive en cause sur le même
marché. C’est dans ce sens une problématique qui se pose avec acuité et qui
mérite en conséquence de plus amples éclaircissements, réside dans la question
suivante : Si un titulaire d’une Marque a le droit de joindre à son action de
contrefaçon, une action en concurrence déloyale complémentaire pour cause
d’imitation d’un élément distinctif du produit marqué, dont par hypothèse le
licencié fait usage. Selon le Professeur Passa : « Il ne saurait en effet
se plaindre de ce chef d’un risque de confusion à son détriment, puisqu’ il ne
commercialise pas les produits en causes. » Du surcroit, le demandeur à l’action en concurrence
déloyale devrait être tenu de prouver qu’il a le premier fait usage de la
présentation considérée dans son commerce et ne peut pas démontrer avoir été le
premier à utiliser les étiquettes en cause.
En effet, dans plusieurs jurisprudences françaises,
les juges se contentent de constater le risque de confusion pour enter en
condamnation, sans chercher les dates respectives de lancement de la
présentation commerciale. Parfois le défendeur qu’incombe le droit d’apporter
preuve de l’antériorité de sa présentation, comme s’il était présumé fautif. Il convient, par
ailleurs, de préciser que la qualification du risque de confusion s’apprécie
différemment en matière de Droit des Marques et en matière de concurrence
déloyale. En matière de Droit des Marques, le risque de confusion entre les
produits s’apprécie au regard d’un consommateur d’attention moyenne qui ne
dispose pas en même temps des produits litigieux.
Dans ce cas, un Arrêt de la cour de cassation
française déclare que : « Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le risque de
confusion s'apprécie pour un consommateur d'attention moyenne qui ne dispose
pas en même temps des produits litigieux, la cour d'appel a violé le texte
susvisé …… ». Il doit alors user de sa mémoire afin de déterminer, à partir des
éléments dominants de ses produits et identifiés par lui, l’existence ou non
d’un risque de confusion.
En revanche, en matière de concurrence déloyale le
risque de confusion s’apprécie concrètement sur le marché et il suppose donc
une commercialisation de l’élément protégé et de l’élément litigieux. Il devra
être reconnu que le consommateur a été induit en erreur lors de l’acte d’achat
du produit ou de la prise de contact avec un prestataire de service. Cela
suppose donc, nécessairement, que les parties soient concurrentes. L’action en
concurrence déloyale est donc un moyen complémentaire utilisé par les titulaires
de droit pour permettre d’élargir la réparation du préjudice.
Néanmoins, compte tenu d’un certain flou autour
notamment de la théorie de risque de confusion, la jurisprudence française a dû
définir cas par cas ce qu’est un fait distinct sanctionnable au titre de la
concurrence déloyale ou du parasitisme. Qui peut consister dans la reprise du
graphisme d’une Marque verbale ou dans la reprise du packaging d’un produit.
b : la forme du produit
La forme d’un produit frappé d’une Marque ne fait
pas forcément l’objet d’une protection au titre de la propriété industrielle,
mais il peut être protégé par le Droit d’auteur ou par un Droit de Dessin et
Modèle. En conséquence la contrefaçon de la Marque apposée sur un produit susceptible
de se cumuler avec une contrefaçon de droit d’auteur ou de Droit de Dessin et
Modèle.
La forme du produit peut faire l’objet d’une
imitation par un concurrent. Dans les faits un concurrent, en plus de
contrefaire le produit, va chercher à imiter la forme de celui-ci afin de créer
une confusion dans l’esprit des clients. Ce comportement sera sanctionné par les juges sur le
fondement de la concurrence déloyale. On souligne que La forme du produit n’est
pas banale ou imposée par des considérations techniques ou fonctionnelles comme
par exemple la destination, le genre d’un produit, ou une mesure de
normalisation.
A déduire que la protection des créations de forme,
notamment dans le domaine industriel, ne se cantonne pas au Droit des Dessins
et Modèles ou bien au Droit d’auteur, mais que dès lors que les
caractéristiques purement esthétiques d’un produit sont devenues symbolique de
l’entreprise qui le commercialise, l’action en concurrence déloyale reste une
voie de premier choix pour défendre les investissements réalisés en la matière
par les acteurs économiques[10].
Dans plusieurs situations, il a été jugé que :
constitue un acte de concurrence déloyale, distinct de la contrefaçon de
Marque, le fait d’aggraver le risque de confusion dans l’esprit du consommateur
en imitant les moyens publicitaires de la Marque (slogan, affiche …), mis en
œuvre par le titulaire de la Marque. Le juge ne peut prononcer une condamnation
sur le double fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ou
parasitaire sans caractériser des agissements de concurrence fautive, distincts
de la seule reproduction constitutive de la contrefaçon[11].
Il s’agit d’une reproduction d’un élément extérieur au produit marqué comme la
reprise d’un publicitaire, la reprise d’éléments d’un site internet.
B : La reproduction d’un
élément extérieur au produit marqué
Dans ce sens, l’acte de concurrence déloyale réside
dans l’aggravation risque de confusion dans l’esprit du consommateur en imitant
les moyens publicitaires de la Marque mis en œuvre par le titulaire de la
Marque. La question qui se pose est de savoir : Comment déterminer le risque de
confusion, et sur quelle base l’action en concurrence déloyale doit être
accueillie ?
Pour répondre à ces deux questions Il nécessaire de
faire référence à des décisions rendues à ce propos, dans le cas de la reprise
d’un publicitaire(a) et le cas de la reprise d’éléments d’un site internet(b).
a : la reprise d’un
publicitaire
Dans la tendance jurisprudentielle française le
risque de confusion à déterminer dans le cas de la reprise d’un publicitaire en
tenant compte à deux éléments à savoir :
1- Le secteur dans lequel évolue la Marque pour
savoir si, par exemple, Le slogan reproduit est ordinaire, sinon il n'est pas
évident. Les slogans peuvent également être protégés à titre de marque et ils
le sont très souvent au titre de la concurrence déloyale.
Comme illustration, la cour de Paris[12]est
considérée que le fait de vanter un médicament en l’associant à la grande
muraille de Chine est distinctif et ne révèle pas des habitudes du secteur
industriel. Elle a jugé que la reprise de cette association par une société
concurrente dans sa compagne publicitaire créait une confusion entre les deux
produits au détriment du premier annonceur, et constituait un acte de
concurrence déloyale. Le raisonnement adopté par la cour d'appel de Paris le 25
octobre 1989 est patent sur ce point.
En l’espèce, si un laboratoire avait lancé une
campagne publicitaire au profit de l’un de ses produits en l’associant à la
grande muraille de Chine, la Cour d’appel de Paris a logiquement déclaré
coupable de concurrence parasitaire le laboratoire concurrent qui avait en
effet élaboré une publicité pour un produit similaire et adopté – par l’emploi
de la même photographie de fortifications – la même association. Excluant
logiquement tout hasard « Dans une rencontre si insolite », les juges insistent
ici sur la confusion nécessairement engendrée dans l’esprit de la clientèle des
médecins par la reprise – pour la publicité et la présentation d’un produit
similaire – de l’association sélénium – muraille de Chine, confusion conduisant
dès lors à « faire glisser » du premier au second produit la connaissance des
effets du sélénium : aussi la Cour a-t-elle jugé constitutive d’une « publicité
parasitaire ». La reprise de l’association créée par la première campagne
publicitaire, voyant même dans l’utilisation de la même photographie de
fortifications une sorte de « circonstance aggravante »[13] .
Dans une autre affaire récente, la cour de cassation
a jugé que « L’idée publicitaire d’associer un fruit et la marque du fabricant
du produit pour désigner un jus de fruit ou des desserts fruitiers n’est pas
usuelle mais distinctive des produits Andros par son usage ininterrompu depuis
1988... »[14].
Sa reprise par un concurrent constitue dès lors un comportement fautif en
raison de la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle
sur l’origine des produits, préjudiciable à l’exercice paisible et loyal du
commerce. Le risque de confusion résulte de la reprise de l’idée d’associer le
fruit et la marque ainsi que de sa mise en œuvre à la fin du film publicitaire
en tant que signature, marquant la mémoire du consommateur. La cour écarte,
comme les juges du fond, l’argument tenant à la différence entre les marques,
qui n’atténue pas, selon elle, ce risque.
Ainsi, la responsabilité des agences publicitaires
et des supports peut être retenue conjointement avec celle de l’annonceur, qui
n’a pas vérifié la licéité de la compagne diffusée. Selon la cour la reprise
par la société Pepsico de l'idée publicitaire de la société Andros constitue un
acte de concurrence déloyale.
Attendu que le deuxième élément à déterminer le
risque de confusion est lié à l’esprit de la compagne publicitaire et
l’appréciation des juges (b).
b : l’esprit de la compagne
publicitaire
Pour déterminer le risque de confusion, les juges
souvent prennent en compte les supports et l’esprit de la campagne publicitaire
et faire une appréciation in concerto de l’utilisation d’un slogan similaire.
Les juges ont considéré que le fait d’accoler de façon systématique le nom de
la société permet d’éviter de créer un risque de confusion dans l’esprit du
public[15].
Dans le même d’ordre, il a été jugé que l’action en
concurrence déloyale doit être déclarée mal fondée lorsque le demandeur ne
rapporte pas la preuve de sa priorité d’utilisation de la publicité en cause.
Cependant, il convient de souligner que cette action ne protège la marque en
soi, mais l’entreprise.
L’action en concurrence déloyale peut également être
intentée à titre complémentaire lorsque le défendeur ne s’est pas borne à
contrefaire la Marque, mais a aussi copie le catalogue ou le présentoir de
vente utilisé par le demandeur. La cour de Paris estime qui si une entreprise
utilise des catalogues reproduisant d’une manière servile ceux d’un concurrent
tout en donnant une image aux utilisateurs que les deux sociétés entretiennent
des liens, est constitué une pratique déloyale.
Dans un arrêt récent de la cour de cassation
française[16]
le fait d'apposer la marque d'un tiers
sur une chaussure contrefaisante constitue un fait distinct de la copie servile
du modèle de chaussure pouvant fonder une action complémentaire en concurrence
déloyale, en ce qu'il jette le discrédit sur une collection de chaussures et
porte atteinte à l'image de la marque. (Affaire qui oppose la société Pindière
France contre société Venaty et la société CreacionesModa Bella SL (la société
Creaciones)).
De manière générale, la protection juridique que
joue l’action en concurrence déloyale peut être considérée comme complémentaire
car le demandeur titulaire du droit sur la marque peut choisir l’action en
concurrence déloyale pour soutenir l’action en contrefaçon de nature
particulière. Dans
le cas de la reprise d’éléments d’un site internet est ce qu’on est devant une
concurrence déloyale ou contrefaçon ?
La protection de tout site internet et son contenu
nécessite l'existence des outilles juridiques, ainsi toute entreprise dont le
site internet pourrait être exposé à l'imitation d'une marque ou à une
publicité trompeuse ne trouvera que des actions (contrefaçon, concurrence
déloyale) pour agir.
Dans ce cas-là, rien n’empêche d’agir sur les deux
terrains dès lors qu’il est fait référence à des éléments de faits distincts[17].
C’était précisément le cas de litige qui opposait deux sites internet devant le
TGI de Paris. En l’espèce, il s’agit d’une société Beemoov qui est titulaire de
la Marque « Ma Bimbo », a assigné pour contrefaçon de la Marque et concurrence
déloyale la société Juroviqui, comme elle, exerce l’activité d’édition de jeux
en ligne se rapportant à la mode et à des simulations de styles vestimentaires.
Il est reproché à la société Jurovi d’avoir utilisé
le signe « Bimbo » sur la page d’accueil de son site Internet fashiondeez.com,
d’avoir notamment dénommé « Bimbo’Store » la boutique de vente de vêtements
virtuels, d’avoir repris le contenu du site ma-bimbo.com, ainsi que les CGV de
la société Beemoov est d’avoir commis une publicité trompeuse en publiant sur
son site le slogan « FashionDeez le premier jeu de simulation de vie regroupant
la mode et le look ».[18]Le
Tribunal a admis qu’il y avait en l’espèce une concurrence déloyale par Jurovi
du fait d’une reprise de l’architecture du site ma-bimbo.com. Ainsi les juges
ont considéré que la société Jurovi s’est rendue coupable de publicité
trompeuse en ayant eu recours au slogan.
Il ressort de certaines décisions (françaises et
marocaines) rendues à ce niveau que l’action en concurrence déloyale selon ce
rôle est considéré comme une seconde voie en plus de l’action de contrefaçon,
afin de mettre fin à toutes sortes de litiges qui surgissent entre les
propriétaires de l'adresse électronique et de la marque.
Dans certains cas l’action en concurrence déloyale
s’exerce concurremment avec l’action en contrefaçon (2). La question qui se
pose est de savoir sur Quel fondement faut qualifier un tel comportement ?
2 : la protection complémentaire
contestable
Dans plusieurs situations les actes de contrefaçon
de Marques peuvent également constituer des actes de concurrence déloyale ce
qui veut dire que l’action en concurrence déloyale s’exercée conjointement avec
l’action en contrefaçon.
Le Professeur Passa souligne que les juge retiennent
la concurrence déloyale sur le fondement d’un comportement qui ne peut être
dissocié de l’usurpation de la Marque, c'est-à-dire qui se trouve déjà couvert
par la qualification de contrefaçon et répréhensibles sur le terrain de la
contrefaçon. De
manière générale, le grief complémentaire de concurrence déloyale a été
accueilli d’une part pour le risque de confusion et parasitisme (A), pour
dépréciation de Marque contrefaite et usurpation du nom commercial ou de
l’enseigne constitue du même signe que la Marque (B).
A : Le risque de confusion
et le parasitisme
Après l’examen de plusieurs Arrêts de la
jurisprudence Marocaine et Française, on retient que la confusion, peut servir
à l'appui d'une double action, en contrefaçon et en concurrence déloyale et
parasitaire, mais il est nécessaire de caractériser la déloyauté ou le
parasitisme. La Cour de cassation française a déclaré qui suit : « En se
déterminant par des motifs impropres à établir l'existence d'actes de
concurrence déloyale distincts de la contrefaçon »[19].
Le juge qui prononce une condamnation pour contrefaçon ne peut y ajouter une
condamnation pour concurrence déloyale sans caractériser une faute distincte de
la contrefaçon (Risque de confusion ou détournement de clientèle (a)).
Le parasitisme postule que le commerçant qui s'en
prétend victime jouisse d'une notoriété ou d'une renommée sur le marché
considéré et que des investissements aient été effectivement réalisés[20](Le
parasitisme (b)). Selon
le Professeur ZOUHRY, « On peut facilement faire intervenir le concept de
parasitisme économique en complément ou en suppléance de la protection des
droits de la propriété industrielle »[21]
a : Le risque de confusion
La confusion et le risque de confusion sont des
notions connues du droit de marque. Donc on ne cherche pas de définir le risque
de confusion, mais comment l’apprécier par les juges en cas d’une protection
complémentaire contestable et son domaine.
Les juges français ont considéré que le risque de
confusion entrainé entre deux produits concurrents par une contrefaçon de
Marque justifiait une condamnation supplémentaire pour la concurrence déloyale.
Dans ce cadre, un Arrêt de la cour de cassation française[22]
relève que la contrefaçon de marque commise par une société, vendant des
produits d'alimentation du bétail, au détriment d'une entreprise vendant des
produits similaires à entrainer une confusion parmi les éleveurs et que cette
imitation de la marque a été confirmée par une campagne publicitaire visant à
contrecarrer les efforts de vente de l'autre entreprise qui a subi, de ce chef,
un préjudice moral et commercial certain, a pu considérer qu'il y avait
concurrence déloyale. Selon la cour de cassation française[23],
la commercialisation des produits
portant la marque contrefaisante constitue un acte de concurrence déloyale et génératrice d'un
préjudice distinct de celui résultant de la contrefaçon.
Dans le même sens, la cour cassation française s’est
prononcée dans les affaires relatives aux contrats de concession. Tandis que un
ancien concessionnaire qui poursuivi l’exploitation de la marque même âpres
l’expiration du contrat , il a été condamné pour contrefaçon mais aussi au
concurrence déloyale parce qu’il provoquait une confusion dans l’esprit de la
clientèle en lui faisant croire qu’il faisait toujours partie du réseau comme
souligne l’Arrêt suivant : « Retenant qu'une confusion dans l'esprit de la
clientèle a été entretenue par une société coupable d'acte de concurrence
déloyale, une Cour d'appel qui condamne celle-ci au paiement de dommages-intérêts
justifie souverainement tant l'existence que l'importance du préjudice de la
société concurrencée par l'évaluation qu'elle en a faite…. »[24].
Selon le Professeur Passa un tel raisonnement ne
résiste pas à la critique. En effet, toute contrefaçon de marque engendre un
risque de confusion entres les produits ou services marqués ou sur leur
origine, et ce risque ne peut être détaché du grief d’usurpation de la marque :
il est couvert la qualification de contrefaçon et pris en considération pour
l’évaluation des dommages intérêts exigibles sur ce terrain au titre des
bénéfices perdus sur les ventes manquées. Par conséquent de l’absence de faut
distincte, l’action en concurrence déloyale n’a aucun domaine propre que
l’action en contrefaçon ne couvre déjà.
Dans une autre affaire la chambre commerciale de la
cour de cassation française a déclaré dans un Arrêt du 24 septembre 2013[25]
que : « L’exploitant d’une marque est fondé à obtenir la réparation de son
préjudice propre, peu important que les éléments sur lesquels il fonde sa
demande en concurrence déloyale soient matériellement les mêmes que ceux pour
lesquels le titulaire de la marque a obtenu une condamnation pour actes de
contrefaçon ». C’est pourquoi, en cas d’action conjointe du titulaire de la
marque et de son licencié, des mêmes actes pourront être sanctionnés sur le
terrain de la contrefaçon pour le titulaire de la marque et sur le terrain de
la concurrence déloyale pour le licencié.
Outre cette reconnaissance qui repose sur le risque
de confusion ou le détournement de clientèle, il s’est développé un mouvement
jurisprudentiel depuis les années 80 accueillant l’action en concurrence
déloyale ou en parasitisme pour des faits entrant dans l’axe des dommages
devant être réparés au titre de la contrefaçon ; (Le parasitisme b).
b : le parasitisme
Le parasitisme peut être défini comme le fait pour
un tiers de vivre en parasite dans le sillage d’un autre, profitant des efforts
réalisés et de la réputation de son nom et ses produits[26].
Plusieurs décisions ont signalé que l’auteur d’une contrefaçon d’une Marque
pouvait être, condamné sur le fondement de la concurrence déloyale pour avoir :
« Cherché à tirer profit du renom et de la réputation de sérieux et de garantie
professionnelle qui sont indiscutablement associés dans l’esprit du public à la
Marque célèbre dont le titulaire est demandeur …. »[27]
.
Dans une autre décision de la Cour d’appel de
Versailles relative à la Marque figurative retient que : « Le contrefacteur a
profité par parasitisme, non seulement de la qualité du Dessin déposée à titre
de Marque créé par la société Vuitton, mais encore de la grande renommée de
cette société provoquant chez le client, par l’impact d’un décor évocateur de
produits réputés, un réflexe favorable ». On constate qu’il s’agit d’une
décision de la même interprétation de la première, vu l’acte de la concurrence
déloyale dans le fait pour l’auteur de la contrefaçon bénéficier, de façon
parasitaire, du pouvoir attractif de la Marque.
Dans le prolongement de ces décisions, on peut noter
un Arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2003 qu’on a déjà souligné
précédemment qui a confirmé une décision qui, en plus de la sanction d’une
contrefaçon, retenait une condamnation pour concurrence déloyale au motif que
le produit contrefaisant était de nature à porter atteinte à l’image de la
Marque en l’avilissant : « Le juge ne peut prononcer une condamnation sur le
double fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ou parasitaire
sans caractériser des agissements de concurrence fautive, distincts de la seule
reproduction constitutive de la contrefaçon ; qu'en décidant qu'elles s'étaient
rendues coupables d'actes de concurrence déloyale et d'agissements parasitaires
au préjudice de la société X….. ».
On souligne que ces Arrêts ont pourtant été rendus
avant les modifications législatives de 2007 et 2014 qui ont précisé la
détermination des dommages et intérêts dans les actions en contrefaçon.
La loi du 29 octobre 2007 luttant contre la
contrefaçon est venue ajouter à l’Article L.716-14 du Code de propriété
intellectuelle201[28]
que les juridictions, pour fixer les dommages et intérêts, doivent prendre en
considération : « Les conséquences économiques négatives, dont le manque à
gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur
et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte… ».
Après l’analyse de l’Article 224[29]
- Deuxième Alinéa- de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété
Industrielle, telle que modifiée et complétée par la loi 31-05 et la loi 23-13,
on constate que législateur Marocain prévoit seulement les dommages-intérêts
effectivement subis plus tout bénéfice attribuable à l’activité interdite.
En spécifiant le périmètre de protection et de
réparation de l’action en contrefaçon, ces modifications tendent à clarifier
l’articulation de celle-ci avec la concurrence déloyale, comme semble le
démontrer les récentes décisions en la matière.
On relève, malgré tout, une volonté des juridictions
de veiller au respect de cette distinction entre les deux actions et déterminer
les contours de chaque action. À cette fin, il ressort des jurisprudences
récentes une volonté d’identifier les caractéristiques propres de chaque action
et de définir concrètement l’usage de l’une et de l’autre.
Dans ce sens, un arrêt récent de la cour de
cassation française a eu l’occasion de rappeler que les deux actions n’étaient
pas nécessairement cumulatives, mais reposaient au contraire sur des conditions
bien spécifiques. Dans cette affaire, la société CERGY LOCATION SERVICE (CLS)
était accusée de commercialiser une gamme d’Articles reproduisant les
caractéristiques originales d’un service de table dénommé « Hémisphère ». La
société Établissement Coquet, quant à elle, se disait titulaire des droits
d’auteur et a assigné CLS en contrefaçon et en concurrence déloyale.
Alors que la Cour a reconnu la contrefaçon reposant,
non pas sur le caractère original des Articles pris isolément, mais sur l’effet
produit par l’ensemble de la gamme qui traduit : « Qu'en retenant, pour juger
que les modèles d'assiette, de soucoupe et de tasse à café de la gamme
Hémisphère étaient originaux, que le grand nombre d'éléments de comparaison
versés aux débats révèle que la combinaison particulière de ces éléments
isolément banals, confère au tout un aspect d'ensemble traduisant un effort créatif,
la cour d'appel, qui a ainsi déduit le caractère nouveau des modèles litigieux
de l'absence de modèles antérieurs préexistants, a violé l'Article L. 112-1 du
code de la propriété intellectuelle », elle a rejeté le fondement basé sur la
concurrence déloyale. Elle rappelle que celle-ci suppose une faute fondée sur
:« Une faute de concurrence déloyale suppose une volonté de nuire de la part de
celui à laquelle elle est imputée ; qu'en retenant que la société CLS avait
commis des actes de concurrence déloyale au préjudice des établissements
Coquet, sans relever que la première aurait cherché à nuire à la seconde, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'Article 1382 du
code civil désormais codifié à l'Article 1240 du même code».
Or, en l’espèce, une telle faute n’étant pas
caractérisée, la concurrence déloyale ne peut être retenue. Ici, l’absence de
faits distincts ne permet pas d’accueillir les deux fondements.
Il a également pu être considéré que le risque de
confusion résultant d’un acte de contrefaçon pouvait constituer un acte de
concurrence déloyale distinct. La Cour de cassation[30]
avait ainsi admis que la commercialisation de vêtements sous la marque « Free
Girl » constituait une imitation de la dénomination de la société Free : «
Créant ainsi une confusion dans l’esprit du public » caractérisant «
l’existence de faits distincts de concurrence déloyale ».
Cette notion d’effet de gamme a déjà été reconnue
par la jurisprudence. Il s’agit en résumé d’imiter l’ensemble d’une production.
L’effet de gamme vient alors renforcer le risque de confusion. La Cour d’Appel
de Paris[31]
avait ainsi jugé que : « La création d’un effet de gamme par la reproduction de
plusieurs modèles d’une même collection, constitue un fait distinct de la
contrefaçon ». Il constitue une faute dans la mesure où il consiste « à
introduire un risque de confusion sur l’origine des produits ». L’appréciation
de cet effet de gamme est toutefois stricte.
La cour d’appel de Versailles[32]
a reconnu dans une affaire entre deux sociétés une atteinte impliquant trois
fondements :
-1° La contrefaçon au titre de l’atteinte au
droit privatif sur la marque.
-2° La concurrence déloyale par la reprise
d’une partie significative des éléments caractéristiques de l’emballage du
fromage antérieur entrainant un risque de confusion dans l’esprit du
consommateur.
-3° Le parasitisme compte tenu de
l’utilisation indue des investissements d’un tiers. Cet Arrêt est un exemple
parfait de la notion de fait distinct retenu par les juridictions, chaque
fondement reposant sur une atteinte distincte ».
Pour conclure, d’âpres l’analyse de plusieurs
décisions on constate que :
La jurisprudence française sur l’effet de gamme n’a
pas varié : Elle ne sanctionne l’effet de gamme que lorsque celui-ci génère ou
renforce un risque de confusion parmi la clientèle. Il y a une volonté, à travers
le développement de l’action en concurrence déloyale, d’une caractérisation
propre de cette action qui se mettrait au service de l’action en contrefaçon.
Parfois l’existence d’une faute distincte de la
contrefaçon de la marque justifié une condamnation supplémentaire pour
concurrence déloyale dans le fait de la dépréciation de la Marque ou
l’usurpation du nom commercial ou l’enseigne (B).
B La dépréciation de la marque et usurpation du nom
commercial ou de l’enseigne
L’auteur de la contrefaçon peut dans certains cas
porter atteinte à la réputation et la qualité attachée à la Marque(a), les
enseignes et les noms commerciaux sont importants à plusieurs égards et
notamment compte tenu du risque de confusion qu'est susceptible d'entrainer
leur usage non autorisé, déloyal ou contrefaisant(b).
a : la dépréciation de la
marque
L’auteur de la contrefaçon peut dans certains cas
porter atteinte à la réputation et la qualité attachée à la Marque. Dans
d’autres cas, cette atteinte à la Marque constitue de fait le seul préjudice
réel car si la contrefaçon a consisté à vendre des copies à vil prix, que la
marque n’aurait jamais vendu, il n’existe pas de pertes de vente immédiate sauf
comme conséquence de l’atteinte à l’image de Marque. En effet ce qui est
atteint c’est l’infaillibilité de la Marque, et sa capacité à défendre son système
de valeurs.
En se référant aux décisions de la cour de cassation
française, il est claire que le régime de protection s’applique aussi bien pour
des produits ou des services non similaires que pour des produits ou des
services identiques ou similaires selon la cour de cassation « La
protection conférée aux Marques renommées n'est pas subordonnée à la
constatation d'un degré de similitude tel …. »[33].
Dans un autre
de la cour de cassation française, l’ arrêt du 12 avril 2016[34],
elle rappelle également que le risque de confusion est indifférent dans
l’appréciation de l’atteinte à la Marque renommée : « L'existence d'une
atteinte à une Marque renommée s'apprécie en fonction des ressemblances, et non
des différences ; qu'elle peut être la conséquence d'une similitude, même
faible, entre les signes en conflit, en sorte que des ressemblances, même
mineures, peuvent suffire à susciter, dans l'esprit du public, un
rapprochement, à établir dans son esprit un lien entre elles ; qu'en retenant
que les différences entre les signes leur conféreraient une impression globale
différente pour le consommateur moyen exclusive de tout « Risque d'assimilation
» ou de tout « Risque de confusion »,
A noter que dans certains cas le Les contrefacteurs
nuit à la réputation d'une marque en vendant des produits à bas prix, avec des
méthodes commerciales différentes de celles employées par les producteurs de
produits de marque bien connus, et dans des lieux qui ne sont pas adaptés à la
commercialisation de produits de luxe.
On souligne que l’action de concurrence déloyale est
rejetée, lorsque le titulaire de la marque contrefaite ne démontre pas que les
conditions de mise en vente aient pu nuire à la renommée de la marque.
En fin on souligne, qu’en ce qui concerne
l’indemnisation du préjudice subi pour dépréciation de la Marque est calculé au
vu des conséquences négatives qu’a entraîné cette dernière[35]
au regard de l'Article L716-14 du code de la propriété intellectuelle
français : « La juridiction prend en
considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner,
subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le
préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte ; que pour
fixer le préjudice de la société GOUPY à la somme de 74.000 euros, la cour
d'appel a pris en compte les bénéfices réalisés sur la période considérée par
la société AXELLE, les redevances qui auraient pu être versées et la
dépréciation de la marque… ».
b . L’usurpation du nom
commercial ou l’enseigne
Selon l’Article 230 de la loi 17-97 relative à la
propriété industrielle : « Toute usurpation ou tout usage frauduleux d'un nom
commercial qu'il fasse ou non partie d'une Marque de fabrique, de commerce ou
de service est punie des peines prévues à l'Article 225 … »
Le contentieux des Marques, des enseignes et des
noms commerciaux sont importants à plusieurs égards et notamment compte tenu du
risque de confusion qu'est susceptible d'entrainer leur usage non autorisé,
déloyal ou contrefaisant.
Dans ce sens, le Tribunal de grande instance de
Nanterre, en date du 12 novembre 2015[36],
s’est prononcé dans une affaire opposant la Marque française antérieure SO MAN
enregistrée pour des Articles d’habillement à l’enseigne et au nom commercial
SO MEN exploités pour désigner une boutique et un fonds de commerce dans le
domaine de l’habillement.
Le tribunal a retenu le principe dégagé par la Cour
de justice de l’Union européenne en date du 11 septembre 2007[37]
selon lequel : « L’usage, par un tiers qui n’y a pas été autorisé, d’une
dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne identique à une
Marque antérieure, dans le cadre d’une activité de commercialisation de
produits identiques à ceux pour lesquels cette Marque a été enregistrée,
constitue un usage que le titulaire de ladite Marque est habilité à interdire
(…) s’il s’agit d’un usage pour des produits s’il s’agit d’un usage pour des
produits qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions
de la Marque ».
De cette décision, il convient donc de retenir que
la contrefaçon de Marque est caractérisée non seulement lorsqu’une Marque
postérieure identique ou similaire est exploitée pour des produits ou services
identiques ou similaires, mais également lorsqu’un signe (dénomination sociale,
nom commercial, enseigne, nom de domaine), autre qu’une Marque est susceptible
d’être perçu par le consommateur comme indiquant l’origine des produits ou
services.
L’examen de l’évolution de la jurisprudence
Marocaine et française révèle que l’action en concurrence déloyale est devenue
non plus complément de l’action en contrefaçon, mais qu’elle a tendance à se
substituer à elle, ce qui n’a pas été sans conséquence sur leur régime
juridique(II).
II : La substitution de l’action
en concurrence déloyale à l’action en contrefaçon.
En rappelant que l’action en contrefaçon et l’action
en concurrence déloyale sont deux action distinctes et chacune a des intérêts
clairs à défendre. On s’interroge sur la possibilité de retenir une action en
concurrence déloyale au lieu et place de l’action en contrefaçon.
Admettre l’idée qu’un acte de contrefaçon
impérativement un acte de concurrence déloyale, c’est de donner à l’action en
concurrence déloyale un rôle qui n’est pas le sien à partir de ce moment-là
l’acte de contrefaçon s’agit de toute atteinte porté un droit privatif sur un
signe régi par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Tandis
qu’un acte de concurrence déloyale concerne tous les agissements déloyaux qui
constituent des abus à la liberté de commerce.
La fonction subsidiaire de l’action de concurrence
déloyale en matière de Marque apparait conforme à la stricte délimitation des
domaines d’application respectif des deux actions, cependant accepter la
substitution entre les deux actions, c’est dénaturer les valeurs que chacune
d’elles tend à protéger (Une substitution au niveau des sanctions B), leurs
régimes procéduraux se trouvent confondus (Une substitution au niveau des
conditions A).
En effet, la possibilité de la substitution n’est
pas mutuelle puisque l’action en concurrence déloyale à tendance à conquérir le
terrain de l’action en contrefaçon.
A : La substitution des
conditions
L’action en concurrence déloyale peut en certaines
circonstances suppléer l’action en contrefaçon, qui est une action spéciale
lorsque les conditions nécessaires pour la mise en œuvre de cette dernière font
défaut soit en présence d’une contrefaçon de Marque (a) soit en l’absence de
contrefaçon (b).
a : L’action en concurrence
déloyale est une protection subsidiaire en présence d’une contrefaçon
La question qui se pose à ce niveau est de savoir :
Si un titulaire d’une Marque, qui estime lésé d’une atteinte portée à son Droit
privatif peut-il choisir la voie de l’action en concurrence déloyale par
préférence à celle de l’action spéciale de contrefaçon ?
En conséquence que le législateur a créé des droits
privatifs constituant des limitations à la libre concurrence en offrant à leurs
titulaires des monopoles d’exploitation, il était normal que la sanction de
leur violation ne relève pas du Droit de la concurrence déloyale mais de
l’action spécifique de contrefaçon. Autrement dit un titulaire en situation
d’exercer l’action en contrefaçon dont les conditions (intérêt, qualité,) se
trouvent remplies afin d’agir en contrefaçon et qui serait jugée bien fondée en
son action, peut dans certaines circonstances, abandonner le terrain de la
propriété intellectuelle pour obtenir la sanction de cet acte de contrefaçon
sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
L’action en concurrence déloyale ne saurait donc
être considérée comme substitut à l’action en contrefaçon .Théoriquement cette
possibilité se justifiée par la théorie de risque confusion et le parasitisme
.L’analyse de la jurisprudence nous montre que certaines décisions se sont
expressément prononcées sur la faculté de délaisser l’action spéciale pour
exercer l’action en responsabilité civile et d’autres décisions ont admis
implicitement l’option pour l’action en concurrence déloyale sans discussion .
Comme on a déjà souligné, l’Article 154 et 155 de la
loi 17-97 qui correspond à l’Article L. 713-2 du code de la propriété
intellectuelle français[38]
qualifié de contrefaçon un ensemble d’atteintes portées au Droit sur la Marque.
D’après la lecture de ces dispositions, on constate
que le Droit de Marque et un droit relatif. C’est à dire ce qui est protégé par
l’action en contrefaçon doit se trouvait dans le domaine d’activités défini
lors du dépôt de la Marque et les domaines voisins : Ce qu’on appelle la règle
de la spécialité. Selon le Professeur Passa, le Droit de Marque ne tend pas à
protéger le signe d’une manière absolue, par rapport à toutes les formes
d’exploitation qui peuvent en être faites, comme c’est le cas avec les droits
sur les créations ; il ne protège le signe que contre son utilisation paru un
tiers non autorisé pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux
désignés au dépôt, autrement dit contre son exploitation à des fins
commerciales par les concurrents du titulaire[39].
Si la qualification de contrefaçon ne suppose pas
nécessairement la preuve de l’existence d’un danger de confusion dans l’esprit
de la clientèle, mais souvent tout acte de contrefaçon de Marque engendre
nécessairement un tel risque de confusion.
Selon Mme DURRANDE[40]
relève qu’en vertu du principe de la spécialité de la Marque, la protection de
la Marque ne joue que dans le cadre de la concurrence. Aussi, toute atteinte
portée à la Marque est en même temps un agissement déloyal dans les relations
commerciales.
On déduit que la victime d’une confusion sur sa
Marque dispose de la faculté d’exercer l’action en concurrence déloyale par
préférence à l’action de contrefaçon en invoque le seul risque de confusion
crée par la contrefaçon comme faute de concurrence déloyale comme si elle était
le simple exploitant d’une Marque non déposée. L’option entre les deux actions
découle logiquement de l’option préalable entre les deux qualifications dont
est susceptible le comportement litigieux. Dans la jurisprudence Marocaine on
constate que l’objet de l’action de la concurrence déloyale porte souvent sur
la sanction des actes qui, essentiellement répondent à la qualification de
contrefaçon[41].
Selon le Professeur Passa, concernant le recours à
l’action en contrefaçon pour les Marques déposées, le législateur n’avait pu
avoir pour le but de restreindre les droits qui appartenaient, en dehors du
dépôt aux professionnels sur le terrain de l’action en concurrence déloyale ;
le dépôt leur conférait des droits nouveaux mais ne devait pas les priver de
l’accès à l’action en concurrence déloyale. On comprend que celui qui exploite
une Marque non déposée peut toujours faire recours à l’action en concurrence
déloyale comme secours s’il a prouvé l’existence d’un risque de confusion.
A mentionner que le recours à l’action en
concurrence déloyale est lié à une stricte condition: Le demandeur à l’action
en concurrence déloyale doit apporter la preuve d’un risque de confusion ; il
ne doit pas, dans ses écritures, se cantonner à prétendre fautive l’atteinte à
son droit de propriété intellectuelle ; il doit faire abstraction de tout droit
privatif dont il voudrait faire consacrer l’exclusivité et fonder son
argumentation sur les conditions spécifique de l’action en concurrence déloyale
. La question qui se pose est de savoir : Sur quelle base juridique la
jurisprudence détermine si le demandeur en concurrence déloyale a entendu ou
non se prévaloir de la propriété de sa Marque?
En premier lieu, la cour suprême Marocaine
(Maintenant la cour de cassation) a débouté le propriétaire d’une Marque
enregistrée de son action en concurrence déloyale au seul motif que « Pour
mérite la protection, la Marque doit être distinctive[42] sans rechercher si l’agissement du défendeur
qui a utilisé la même Marque pour les mêmes produits constituait un acte de
concurrence déloyale.
En effet, le recours à l’action en concurrence
déloyale ne permet pas d’échapper à l’échec de l’action en contrefaçon. En deuxième lieu,
il est difficile d’apporter la preuve de risque de confusion motif de
concurrence déloyale que celui de la contrefaçon de Marque donc, le recours à
l’action en concurrence déloyale serait exceptionnellement risqué parce que
l’appréciation du risque de confusion se réalise en ce cas , non par la seule
comparaison synthétique des deux signes comme en matière de Marque , mais en
tenant compte en outre d’éléments annexes, susceptibles d’être considérées
comme écartant le danger de méprise.
En troisième lieu, l’option engendrerait un risque
de double indemnisation d’un même préjudice car les deux voies son alternatives
et non cumulatives. Enfin, le titulaire d’une marque qui opte pour
l’action en concurrence déloyale perd toutes les garanties liées au dépôt de sa
Marque qui sont notamment la saisie contrefaçon et l’interdiction provisoire de
la contrefaçon.
Concernant le parasitisme, il s’agit d’une
spécificité dans la jurisprudence Marocaine et Française qui réside en la
possibilité de qualifier comme faute la reproduction ou l’imitation d’une
Marque exploité par un concurrent sans référence nécessaire au risque de
confusion même si celui-ci existe. Le contrefacteur tire indûment profit pour
le lancement de son produit de la réputation et du succès du produit couvert
par la Marque imitée.
Concrètement, la victime dispose d'une option
d'actions et éventuellement du choix de la juridiction entre le tribunal de
grande instance et le tribunal de commerce pour la France et le tribunal de
Première instance et le tribunal de commerce pour le Maroc. Ainsi, le choix de
l’action en concurrence déloyale par préférence à l’action spéciale subordonné
que le demandeur n’invoque pas la propriété de sa Marque ; à défaut sa demande
se verrait requalifiée par le juge. On doit toutefois se montrer très réservé
quant à la possibilité pour concevable a priori de mettre en œuvre l’action en
concurrence déloyale pour parasitisme au lieu et place de l’action de Marque,
et plus généralement en matière de signes distinctifs.
D’une part, le grief de parasitisme ne conduit pas
nécessairement la discussion sur les qualités intrinsèques du signe imité.
Autant le grief de risque de confusion permet de vérifier la distinctivité du
signe, autant, ici, le débat porte sur le détournement d’éléments se trouve
dans la sphère de la Marque mais extérieur aux caractéristiques.
D’autre part, lorsque le Droit sur la Marque n’est
pas dans le débat, on doit raisonner comme s’il n’existait pas. Pour conclure,
le parasitisme peut être constitué même sans contrefaçon, même sans atteinte à
des éléments ayant fait l'objet de dépôt, même sans atteinte à des éléments
réellement originaux, même sans situation de concurrence, et même sans risque
de confusion, et même sans intention. Il suffit de se placer dans le sillage
d'un opérateur économique et de profiter indûment de sa notoriété et de ses
investissements.
Le recours à l’action en concurrence déloyale par
préférence à l’action en contrefaçon de Marque est une question, qui se pose
avec un grand intérêt dans la jurisprudence Marocaine et Française. En fait,
certaines décisions se sont expressément prononcées sur la faculté de délaisser
l’action spéciale pour exercer l’action en responsabilité civile ; d’autres ont
admis implicitement l’option pour l’action en concurrence déloyale, sans
discussion.
La possibilité délaisser l’action en contrefaçon de
Marque pour l’action en concurrence déloyale dans la jurisprudence Française a
été admise sans problème par les juges. Dans le cas de l’utilisation de la
Marque par l’ancien concessionnaire, surtout dans le secteur automobile : on
sait bien que le concessionnaire exclusif dispose d’une tacite d’usage de la
Marque de son fournisseur au cours de l’exécution de contrat. Ainsi le
concessionnaire peut légitiment utiliser la Marque à titre d’enseigne dans tous
les papiers et aussi dans la publicité jusqu’à ici y a aucun problème mais
après la rupture du contrat de la concession,
L’autorisation tacite tombe naturellement. Par
conséquent, si l’ancien concessionnaire continue à faire apparaitre le nom de
la Marque comme enseigne, il commet un acte de contrefaçon à l’égard de son
ancien concédant[43]. Toutefois,
l’ancien concessionnaire automobile qui continue à faire référence à sa qualité
après l’expiration du contrat se poursuivie pour concurrence déloyale à
l’encontre du fournisseur titulaire de la Marque sur le fondement de risque de
confusion créé par l’ancien distributeur entre l’activité qu’il poursuit et
celle du réseau dont il ne fait plus partie et sur le danger que la clientèle
croie à la persistance de liens contractuels.
b : L’action en concurrence
déloyale est une protection subsidiaire en l’absence d’une contrefaçon.
Comme précédemment cité, l’action en concurrence
déloyale assure une protection subsidiaire lorsqu’ elle intervient à la place
de l’action en contrefaçon. Dans le cas d’échec de l’action en contrefaçon
comme action principale ou l’impossibilité d’introduire cette action, l’action
en concurrence déloyale vient pour remplir le rôle de suppléance. L’action en
concurrence déloyale rempli le rôle de la suppléance dans tous les cas
d’irrecevabilité à défaut d’intérêt pour agir et à défaut de qualité.
Concernant le défaut d’intérêt pour agir, trois
situations méritent de les souligner à ce niveau dont l’action en concurrence
déloyale est intentée subsidiairement quand l’action en contrefaçon est
irrecevable :
En absence de dépôt de marque ; on sait bien qu’en droit Marocain comme en
droit français, la propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement,
lequel produit tous ses effet à compter de dépôt ; autrement dit seule une
marque déposée bénéficie de la protection spécifique de l’action en contrefaçon
.Cependant pour la Marque notoire sur le fondement de l’Article 6 bis de la
convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (modifiée
le 28 septembre 1979)[44]
offre à l’exploitant d’une Marque notoire une protection contre tout usage par
un tiers .
Sauf le cas particulier de la Marque notoire, la
Marque d’usage est ignorée en Droit Marocain comme en Droit Français des
Marques et son exploitation ne bénéficie aucune protection par l’action en
contrefaçon. En principe, il y a une primauté de la Marque déposée sur la
Marque d’usage antérieure.
A cet égard, l’action en concurrence déloyale pour
lui est constitué un secours en l’absence de droit privatif. Celui qui, en
raison des circonstances de la reproduction ou de l’imitation d’une Marque
d’usage crée un risque de confusion avec les produits ou avec l’entreprise du
premier usager commet assurément un acte de concurrence déloyale.
A mentionner que dans le cas de non renouvellement
du dépôt, l'action en contrefaçon d'une Marque est recevable pendant le délai
de prescription des actions commerciales alors même que l'ancien titulaire a
renoncé tacitement à la protection de la Marque en ne procédant pas à son
renouvellement. Dans
le cas de la déchéance, les faits non autorisés d’utilisation du signe
postérieurs à la déchéance ne peuvent pas être incriminés sur le fondement de
la contrefaçon. Il reste le recours à l’action en concurrence déloyale à titre
supplétif, ainsi l’ancien propriétaire de la Marque peut se prévaloir de son
nom commercial ou de son enseigne pour poursuivre les faits postérieurs à la
déchéance.
Dans un Arrêt du 19 mars 2013[45],
la Cour de cassation française a admis la recevabilité d’une action en
concurrence déloyale dans une hypothèse où l’action en contrefaçon de Marque
était irrecevable en raison de la déchéance de la Marque. En application de
l’Article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle Français qui
correspond à l’Article 163 de la loi 17-97[46],
le propriétaire d’une Marque encourt la déchéance, s’il n’en a pas fait un
usage sérieux, pour les produits ou services visés à l’enregistrement, pendant
une période ininterrompue de 5 années.
Selon le Professeur Passa, dans le cas de défaut de
publication du dépôt ou du défaut de publication de renouvellement de
celui-ci., l’action en concurrence déloyale est de nature à pallier assez
largement l’impossibilité de mettre en œuvre l’action en contrefaçon. L’action
en concurrence déloyale peut venir jouer un rôle supplétif, en effet, la
publication de la demande d’enregistrement fait passer le comportement
litigieux de la qualification de concurrence déloyale à celle de contrefaçon.
Parfois la meilleure réplique du défendeur à une
action en contrefaçon de Marque consiste toujours à invoquer la nullité du
titre qui lui opposé. S‘il parvient à démontrer que, à l’égard des produits ou
services qu’elle désigne, la Marque est dénuée de caractère distinctif.
C’est ce qu’a confirmé par la cour suprême Marocaine
dans un Arrêt datant du 28 décembre 2005 qui déclare : « Pour être protégée, la
Marque commerciale doit être distinctive, et comporter un certain effort de
créativité, alors que l’utilisation par les parties à l’instance de leur nom
famille commun qui est dénuée de tout aspect distinctif, ne peut être qualifier
d’imitation et ne peut fonder une action en concurrence déloyale ».
Concernant le défaut de qualité pour agir, il se
pose la question du cessionnaire et le licencié qui ne font pas l’objet d’une
inscription au registre ont ou non la qualité d’agir sachons qu’ils exploitent
la Marque.
Pour le cessionnaire non inscrit, nouveau titulaire
de la Marque dispose du Droit d’agir en contrefaçon, attribut de sa propriété.
Mais, son action n’est recevable qu’à partir du jour ou le contrat se trouve
opposable aux tiers par son inscription au R.N.M, et seulement pour les faits
postérieurs à cette date. Par conséquent il ne peut pas incriminer de
contrefaçon les faits d’usurpation commis à la période entre la conclusion et
la publication du contrat[47].
Toutefois il est en mesure d’obtenir la sanction de ces faits sur le fondement
de la concurrence déloyale. Donc, elle reste un secours efficace à l’action en
contrefaçon.
Pour le licencié non inscrit, en principe le
licencié qui poursuit en contrefaçon des actes d’atteinte à la Marque compris
entre la signature de contrat et son inscription[48]
sur le registre national est irrecevable faut de qualité pour agir. En principe
Il peut exercer à titre supplétif une action de concurrence déloyale dont il
pouvait obtenir satisfaction. Le licencié non inscrit peut exercer son action
en concurrence déloyale par la voie principale, seul ou conjointement dans
l’instance en contrefaçon introduite par le titulaire de la Marque. La
possibilité d'action désormais[49]
ouverte aux licenciés non-inscrits constitue une avancée certaine. Elle va dans
le sens d'une facilitation de la défense et la protection de la Marque.
B : La substitution des
sanctions
L’action en contrefaçon et l’action en concurrence
déloyale poursuivent des résultats économiques similaires. : Il s’agit de
réparer les dommages subis dans le passé et interdire certains agissements pour
le futur. L’action en concurrence déloyale de Marque présente l’intérêt de ne
pas être cantonnée au principe de spécialité de la Marque[50].
Elle limite la protection de la contrefaçon aux produits ou services désignés
dans l’enregistrement. La concurrence déloyale n’est pas limitée par ce
principe car ce n’est pas la protection du Droit de la Marque qui la mobilise,
mais plutôt la sanction du risque de confusion créé par l’activité litigieuse
du concurrent.
a : La relève de la sanction
civile contrefaçon par la concurrence déloyale
Comme nous le savons, l’action en contrefaçon est
une action à caractère pénal. En revanche, aucun acte de concurrence déloyale
n’est en lui-même un délit pénal. Cela étant, lorsqu’un titulaire d’une Marque
décide d’intenter une action sur le fondement de l’Article 184[51]
de la loi 17-97, il ne peut pas déclencher l’action pénale. A ce stade le juge
pénal doit attendre à statuer jusqu'à ce que le juge civil prononce la décision
définitive sur l’action en contrefaçon (le pénal tient le civil en l’état).
Ainsi le demandeur de l’action pénale de contrefaçon ne peut plus s’appuyer sur
le jugement de condamnation rendu par la juridiction civile à l’occasion d’une
action en concurrence déloyale. Souvent les justiciables choisissent la voie de
l’action en concurrence déloyale. En effet, les justiciables ne cherchent que
la cessation des agissements déloyaux et possiblement la réparation du
préjudice subi. Ce sont d’ailleurs les mêmes sanctions auxquelles l’action
civile en contrefaçon donne lieu, c’est à ce stade que la comparaison devrait
avoir lieu.
Dans l’action en contrefaçon, le juge des réfères
peut ordonner des mesures provisoires[52]
donne une spécificité à l’action en contrefaçon permet de limiter dans les
meilleurs délais les effets d'actes de contrefaçon, tandis que la victime d’un
acte de concurrence déloyale ne bénéficie pas de ces mesures. Dans cette
situation, les intéressés peuvent – ils recourir aux voies procédurales
ordinaires, en l’occurrence de l’Article 21[53]
de la loi 53-95[54]
pour obtenir des résultats voisins et les Articles 148et 149 du code de la
procédure civile ?
Pour répondre
à cette question, il faut se référer aux dispositions de l’Article 185 de la
loi 17-97 qui dispose certainement que : « Les faits de concurrence déloyale ne
peuvent donner lieu qu'à une action civile en cessation des actes qui la
constituent et en dommages intérêts ».C’est dans ce sens va la juridiction de
commerce de Casablanca dans un Arrêt rendu en 2006 en estime que : «
Contrairement à l’action en contrefaçon, l’action en concurrence déloyale ne peut
donner lieu qu’à une action en cessation des actes sur lesquels elle fonde et
en réparation sans aucune autre mesure provisoire »[55].
[1]- MARINO LAURE, « Droit
de la propriété industrielle », 8éme édition, Dalloz, 2013, P.7.
[2]- JOANNA SCHMIDT-SZALEWSKI,
« Droit de la propriété industrielle », 6éme édition, Dalloz, 2006, P.1.
[3]- YANN BASIRE, «
L’essentiel du Droit de la propriété industrielle : Brevets- Dessins et
Modèles- Marques », 1er édition, Gualino, 2017, P.17.
[4]- ABBAR HAFIDA, « La
protection de la Marque en Droit marocain et français », thèse en droit privé,
faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Marrakech, Université
CADI AYYAD, Marrakech 2003, P. 3.
[5]- JEROME PASSA, «
Contrefaçon et concurrence déloyale », 1ère édition, Litec,1997, P.23.
[6]- La loi n°17-97
relative à la protection de la propriété industrielle (ci- après dénommée loi
n° 17-97) a été d’abord et complétée par la loi n° 31-05 (de février 2006) qui
a notamment introduit la procédure d’opposition et les mesures aux frontières
en matière de propriété industrielle. La loi n° 17-97 a fait l’objet d’une
seconde modification par la loi n° 23-13, ce qui a renforcé d’avantage les
actions répressives de la contrefaçon.
[7]- Pour le juge
commercial Marocain, la preuve d’un fait distinct de concurrence déloyale ne
peut se faire en l’absence d’un lien de concurrence entre les parties.
-Arrêt du tribunal de commerce de
Casablanca, en date du 18/07/2005, n°7813, n°de dossier : 51.16.2005, cité par
AZOUGAGHI KHADIJA, L'action en contrefaçon & l'action en concurrence
déloyale dans le droit marocain de la propriété industrielle, mémoire soutenu
publiquement en vue de l’obtention du diplôme des études supérieures
approfondies en Droit des affaires FSJES Ain chok-Casablanca, université Hassan
II, 2008, P.113.
[8]- Jugement du tribunal
de commerce de Casablanca, en date du 05/06/2006, n°7186, n° de dossier :
11310.16.2005.
[9]- Arrêt de la cour de
cassation française, chambre civile 1, en date du 10/04/2013, n° de dossier :
14-26950.
[10] Arrêt de la cour
d’Appel de Paris, Pôle 5, Chambre 1, en date du 10/11/2010, Juris-Data,
n°2010-023891.
[11]- Cour de Cassation,
Chambre commerciale, du 14 janvier 2003, 01-01.759.
[12]- Arrêt de la cour
d’appel français de Paris, chambre commerciale, en date du 25/10/1989, D.1989,
IR.300 ; V. aussi tribunal de Versailles, en date du 19 Septembre 1991, PIBD
1992, III.52, cité par JEROME PASSA, op.cit. P.177.
[13]- PETIT SEBASTIAN, « Le
parasitisme économique : passe, présent et avenir », mémoire soutenu
publiquement en vue de l’obtention du diplôme des études supérieures
approfondies en Droit des contrats option Droit des affaires, Droit et santé –
Ecole doctorale n°74, université Lille 2, 2001/2002, P.96.
[14]- Arrêt de la cour de
cassation Française, chambre commerciale, en date du 24/11/2015, n°14-16.806,
Inédit.
[15]- Mélanie VILLANOVA et
Henri CANTIN, Panorama de l’articulation entre les actions en contrefaçon et en
concurrence déloyale dans la protection des créations immatérielles, Revue
Francophone de la Propriété Intellectuelle – Numéro 9 (Novembre 2019), p. 72.
[16]- Cour de cassation
chambre commerciale, mai 2016, n° 13-23416.
[17]- Jugement du tribunal
de Grande Instance de Paris, en date du 15.03.2013, (Affaire Beemoov/ Jurovi
Studio).
[18]- ANTOINE CHERON,
jugement bimbo : sur la contrefaçon de marque, la reprise d’éléments d’un site
internet et la concurrence déloyale, publié sur le village de la justice.
[19]- Arrêt de la cour de
Cassation française, Chambre commerciale en date du 15 /09/2009, pourvoi
n°07-19.299, cassation de cour d’appel de Lyon, en date du 14/06/2007 (renvoi
devant la cour d’appel de Lyon autrement composée).
[20]- Idem.
[21]- ZOUHRY , « Le
parasitisme économique » , in actes du colloque : Les prix de la concurrence
entre la liberté de l’entreprise et la protection du consommateur ; REMALD
n°49, P.215, cité par AZOUGAGHI KHADIJA, op.cit. P.117.
[22]- Arrêt de la cour de
cassation française, chambre commerciale, en date du 20 /01/1975,
n°73-13.733.
[23]- Arrêt de la cour de
cassation française, chambre commerciale, en date du 21 /04/1992, n° 90-15.
389. Inédit, Décision attaquée : Cour d’appel de Paris, 4éme chambre, section
B, en date du 8/03/1990.
[24]- Arrêt de la cour de
cassation française, chambre commerciale, en date du 25 /04/1983, n° 82-11.
050. Publié au bulletin, Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles, 1ère
chambre, en date du 9/12/1981.
[25]- Arrêt de la cour de
cassation française, chambre commerciale, en date du 24 /09/2013, n° 12-18.
571. Inédit.
[26]- SAINT GAL in M.
LIZORCHES, « Concurrence déloyale et parasitisme économique » ; in « La
concurrence déloyale : permanence et devenir », sous la direction de YVES
SERRA, 2001.P .29, cité in AZOUGAGHI KHADIJA, op.cit, P.116.
[27]- Un jugement du
tribunal de Grande Instance française, en date du 10/01/1988, PIBD 1988, III,
P.168.
[28]- L’Article L .716-14,
modifié par loi n°2014-315 du 11 mars 2014 - Art. 2, transféré par ordonnance
n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - Art. 8.
[29]- « …Le détenteur des
droits à la possibilité de choisir entre les dommages-intérêts effectivement
subis plus tout bénéfice attribuable à l’activité interdite qui n’a pas été
pris en compte dans le calcul de ces dommages ou des dommages-intérêts dont le montant
est au moins 50.000 Dirhams et au plus 500.000 Dirhams, selon ce que le
tribunal estime équitable pour la réparation du préjudice subi».
[30]- Arrêt de la cour de
cassation française, chambre commerciale, en date du 15/06/2010, n°08-20.999,
Inédit.
[31]-
Arrêt
de la cour d’appel française, Pôle, en date du 20/02/2013, n°2011/06089.
[32]-Arrêt de la cour
d’appel Versailles, en date du 20/06/2017, n°16/02934.
[33]- Un Arrêt de la cour de
cassation française, chambre commerciale, en date du 09/07/2013, n°12/21.628,
Inédit.
[34]- Un Arrêt de la cour de
cassation française, chambre commerciale, en date du 12/04/2016, n°14/29.414.
[35]- Un Arrêt de la cour de
cassation française, chambre commerciale, en date du 06/12/2016, n°15/16.304,
Inédit.
[36]- Un jugement de Grande
Instance de Nanterre, en date du 12/11/2015, pôle civil, 1ére chambre,
n°12/08011, cité par ANNE-SOPHIE CANTREAU, La marque SO MAN contrefaite par
l’enseigne SO MEN, publié le 06/01/2016, Disponible à l’adresse suivante :
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/marque-contrefaite-enseigne/2016/01/06/.
[37]- Arrêt de la Cour de
justice de l'Union européenne, Grande chambre, en date du 11 septembre 2007.
« Marques – Articles 5, Paragraphe
1, sous a), et 6, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE –
Droit pour le titulaire d’une Marque enregistrée de s’opposer à l’usage par un
tiers d’un signe identique à la Marque – Usage du signe en tant que
dénomination sociale, nom commercial ou enseigne – Droit pour le tiers de faire
usage de son nom ».
Dans l’affaire C-17/06, ayant pour
objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’Article 234 CE,
introduite par la cour d’appel de Nancy (France), par décision du 9 janvier
2006, parvenue à la Cour le 17 janvier 2006, dans la procédure, Céline SARL
contre Céline SA.
[38]- Le Droit des Marques
est actuellement régi en France par les Articles L 711-1 à L 716-15 pour la
partie législative et R712-1 à R718-1 pour la partie réglementaire du code de
la propriété intellectuelle.
Ces dispositions sont issues de la
loi du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle, en son
livre 7, titre 1 codifiant la loi sur les Marques du 4 janvier 1991 entré en
vigueur le 28 décembre 1991.
[39]- JEROME PASSA, op.cit.,
P.119.
[40]- SYLVIANE DURRANDE, «
Les rapports entre contrefaçon et concurrence déloyale », Dalloz, 1984, Chron,
P.187.
[41]- Un Jugement du
tribunal de commerce de Casablanca, en date du 20/06/2002, n°7468 ; jugement
n°4137 en date du 19/05/2004 ; jugement n°7186 en date 05/06/2006.
[42]- Un Arrêt de la cour
suprême Marocaine, chambre commerciale, en date du 28.12.2005, n°1349, publié
dans la revue de la jurisprudence de la cour suprême, n°66, P.156, cité par
AZOUGAGHI KHADIJA, op.cit., P.121.
[43]- Arrêt de la cour de
cassation française, en date du 12/03/1975, n°174/973.
[44]- « 1) Les pays de
l’Union s’engagent, soit d’office si la législation du pays le permet, soit à
la requête de l’intéressé, à refuser ou à invalider l’enregistrement et à
interdire l’usage d’une Marque de fabrique ou de commerce qui constitue la
reproduction, l’imitation ou la traduction, susceptibles de créer une
confusion, d’une Marque que l’autorité compétente du pays de l’enregistrement
ou de l’usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la Marque
d’une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour
des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie
essentielle de la Marque constitue la reproduction d’une telle Marque
notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec
celle–ci. 2) Un délai minimum de cinq années à compter de la date de
l’enregistrement devra être accordé pour réclamer la radiation d’une telle
Marque. Les pays de l’Union ont la faculté de prévoir un délai dans lequel
l’interdiction d’usage devra être réclamée. 3) Il ne sera pas fixé de délai
pour réclamer la radiation ou l’interdiction d’usage des Marques enregistrées
ou utilisées de mauvaise foi ».
[45]- Arrêt de la cour de
cassation, civile, chambre commerciale, en date du 12/06/2012, n°11-21.723,
Inédit.
[46]- L’article 163 de la
loi 17-97 dispose que : « Encourt la déchéance de ses droits le
propriétaire de la Marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage
sérieux, pour les produits ou services couverts par l'enregistrement, pendant
une période ininterrompue de cinq ans.
Est
assimilé à un tel usage :
a)
l'usage fait avec le consentement du propriétaire de la Marque ou, pour les
Marques collectives, dans les conditions du règlement ;
b)
l'usage de la Marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère
distinctif ;
c)
l'apposition de la Marque sur des produits ou leur conditionnement,
exclusivement en vue de l'exportation.
La
déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la
demande ne porte que sur une partie des produits ou des services couverts par
l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services
concernés.
L’usage
sérieux de la Marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq
ans visés au premier alinéa du présent Article n’y fait pas obstacle s’il a été
entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le
propriétaire ait eu connaissance de l’éventualité de la demande de déchéance.
La
preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la Marque dont la déchéance
est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date
d’expiration du délai de cinq ans prévus au premier alinéa du présent Article.
Elle a un effet absolu».
[47]- Arrêt de la cour de
cassation, chambre commerciale, en date du 24/05/1994, n°92-14.435,
Inédit.
[48]- Un Arrêt de la cour de
cassation, chambre commerciale, en date du 12/71993, n°91-16.915, Inédit.
[49]- La loi 2008-776 du 4
août 2008 dite de modernisation de l'économie a modifié l’Article 714-7 qui
correspond à l’Article 157 de notre loi Marocaine.
[50]- Jugement du tribunal
de commerce de Paris, en date du 29/06/2010, n°2010-029987 a déclaré que : «
Attendu que par ces motifs, par la mise en vente avérée de produits de
CREATIONS NELSON dégriffés et hors du réseau de commercialisation de celle-ci,
PARIS TEXTILES s’est rendu coupable d’actes de concurrence déloyale, excédant
les usages loyaux d’une concurrence loyale même vive ».
[51]- «Constitue un acte de
concurrence déloyale, tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en
matière industrielle ou commerciale. Sont notamment interdits :
1.tous faits quelconques de nature
à créer une confusion par n’importe quel moyen avec l’établissement, les
produits ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent ;
2.Les allégations fausses dans
l’exercice du commerce de nature à discréditer l’établissement, les produits ou
l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent ;
3. Les indications ou allégations
dont l’usage dans l’exercice du commerce est susceptible d’induire le public en
erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l’aptitude
à l’emploi ou la quantité des marchandises ».
[52]- Toutes ces mesures
sont ordonnées par le président statuant en référé sur demande de la partie
lésée sur le fondement du titre VIII de loi 17-97.
[53]-
Article 21 de la loi 53-95 dispose
que : « Le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la
compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne font
l’objet d’aucune contestation sérieuse. Lorsque le litige est soumis à la cour
d’appel de commerce, lesdites attributions sont exercées par son premier
président. Le président du tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites et
même en cas de contestation sérieuse, ordonner toutes les mesures
conservatoires ou la remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent,
soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
[54]- Dahir n° 1-97-65 du 4
CHAOUAL 1417 (12 février 1997), portant promulgation de la loi n° 53-95
instituant des juridictions de commerce, Bulletin officiel n°4482 du 8 moharrem
1418 (15 mai 1997).
[55]- Ordonnance du
président du tribunal de Commerce de Casablanca, n°307, en date du 22/02/2006,
n°2277/1/2005, cité par KHADIJA AZOUGAGHI, Op. Cit, P.126.
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